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冯剑明 | 嘉权专利商标事务所 资深专利代理人
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案例回放
在一件包括多项权利要求的发明专利申请中，审查员在驳回决定中认为该申请的所有权利要求都不具备创造性，于是申请人在驳回复审请求时将权利要求进行了合并，最后复审成功，且在复审请求审查决定中表明即使权利要求不进行合并，独立权利要求1也具有创造性，故在对复审决定后继续审查的通知书答复时，申请人希望将权利要求恢复为拆开状态，但是按照审查指南的规定，复审请求审查决定分为下列三种类型：（1）复审请求不成立，维持驳回决定。（2）复审请求成立，撤销驳回决定。（3）专利申请文件经复审请求人修改，克服了驳回决定所指出的缺陷，在修改文本的基础上撤销驳回决定。现在复审请求审查决定是基于修改文本的基础上撤销驳回决定的，所以原审查部门应当以修改文本为基础进行继续审查。如果专利权人又将权利要求恢复为拆开状态，明显不符合审查的原则。
法律依据
《中华人民共和国专利法实施细则》
第42条：一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。
分案的申请不得改变原申请的类别。
专家视角
基于上述情况，建议采取主动提交分案申请来进行补救，根据分案申请的规定，在一件专利申请未结案之前，申请人可以基于该专利申请提出一件或多件分案申请。我们将复审成功的案件按正常继续审查，另基于原申请提出一个分案申请，以合并前的独立权利要求提交，只要删除用于合并的从属权利要求，使得原申请与分案申请的权利要求的技术特征不完全相同，保护范围不同，从而符合分案申请的要求并使得两个专利同时存在，申请人便可在分案申请中争辩其具有专利性的详细理由。主动提交分案申请的好处在于：申请人既可尽快获得权利，以保护其产品，还可争取尽可能大的保护范围。
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