新闻背景
近日，美国Life Technologies公司（下称生命技术公司）与Promega公司（下称普洛麦格公司）之间长达7年关于Tautz专利的纠纷尘埃落定，美国联邦最高法院判决指出，生命技术公司从美国向英国出口单一原件Taq聚合酶的行为未违反美国专利法相关条款，不承担侵权责任。
专利之争的由来
普格麦格公司是Tautz技术的独家被许可方，该技术适用领域广泛，如司法鉴定、癌细胞检测等。该技术的运作需要5项元素共同作用：（1）引物混合（primer mix），（2）核苷酸反应混合物（a nucleotide reaction mix），（3）缓冲溶液（a buffer solution），（4）质控脱氧核糖核酸（control DNA），（5）聚合酶（polymerase）。美国境内的生命技术公司负责生产上述第5种成分--Taq聚合酶，并将其出口至英国的生命技术公司制造厂，组装完成STR（短串联重复序列）检测技术包，并在世界范围内销售。
2010年，普格麦格公司起诉生命技术公司，指控被告销售的STR检测技术包超出了2006年交叉许可的使用范围。生命技术公司辩称其产品所使用的技术未超出双方合同约定的使用范围，且随后提起反诉，请求法院宣告普格麦格公司拥有的4件专利无效。
初审法院认为，涉案专利符合美国专利法的相关要求，维持普格麦格公司的专利权有效，同时推翻了陪审团作出的构成侵权的结论。普格麦格公司针对法院的不侵权认定提起上诉，同时，普格麦格公司针对生命技术公司提起的专利有效性诉讼，采取了应对措施。
美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于2014年作出判决，宣告普格麦格公司拥有的专利因不具有可实施性而无效；并且按照美国专利法第二百七十一条（a）（f）款规定，宣告生命技术公司应承担Tautz专利的侵权责任，且存在超出2006年双方交叉许可协议的侵权行为。最后，该案进入美国最高联邦法院，由美国最高联邦法院来定夺生命技术公司出口的Taq酶是否属于组合专利中的“实质部分（substantial portion）”，并进而需要因此承担损害赔偿责任。
相关各方的争议
在美国最高联邦法院的庭审中，诉讼双方主要围绕美国专利法第二百七十一条（f）（1）款展开。该条款规定：“未经授权在美国或从美国提供或促使提供某项专利发明组成部分的全部或实质部分，该组成部分并未进行整体或局部的组装，积极诱导（active inducement）在美国境外的组装工作，若该组装发生在美国境内构成专利侵权，上述行为主体应承担专利侵权的法律责任。”该反规避条款于1984年被纳入美国专利法，目的是规制纯粹为逃脱专利侵权责任的相关行为。事实上，对于美国专利法第二百七十一条（f）（1）款能否适用于生命技术公司的关键点，在于Taq聚合酶是否构成专利组成元素的“实质部分”及其认定方式。
首先是关于“定量分析”。生命技术公司一方的诉讼代理人菲力浦主张，“基本的”“主要的”“实质的”定语要求侵权产品是整个或等同于整个专利产品，而涉案的Taq聚合酶仅占总体20%的比例，远远不能满足数量标准。作为“法庭之友”的特里普认为，虽然“实质”一词的法律含义十分模糊，但是，如果仅仅是提供一个构成部分，是远远不应认定侵权行为成立的。
其次是关于“定性分析”。普格麦格公司一方的诉讼代理人维克斯曼提出，按照字典的定义，“实质的（substantial）”意味着在重要性和/或数量上相当大，因此，除了考察涉案产品在专利整体技术中所占比例之外，还应当考虑其重要性。但此观点遭到法官罗伯特的反驳，其强调将重点放在涉案产品是否属于专利组成部分的“实质部分”上，而不是这个部件的性质到底是什么或是否重要。
法条的诞生渊源对于准确理解其目的与含义具有重要的参考价值。美国专利法第二百七十一条（f）款起源于1972年的Deepsouth（迪赛斯包装有限公司）案件。该案中，除了最后组装的步骤发生在国外，其它所有的工艺流程都发生在美国境内。当时的美国专利法并没有关于这一情形的规制，因此该案最终认为侵权行为不成立。为弥补该漏洞，美国专利法于1984年增加美国专利法第二百七十一条（f）款作为反规避条款，约束专利出口行为。而本案中Taq聚合酶作为一项产品单独存在。菲力浦在案件审理中也多次强调，从美国运输至国外的仅仅是一件普通的商品，具有多种非侵权用途，与迪赛斯包装有限公司案件的情形大不相同。
判决结果的解读
2017年2月22日，美国最高联邦法院宣判生命技术公司的行为不构成美国专利法第二百七十一条（f）款规定的专利侵权，不承担侵权责任。在判决书中，索托马约尔法官结合该词语在法条中出现的语境，主张对“实质”一词作定量分析。首先，“所有或实质部分”（all or substantial portion）中，“所有”是数量用词，与重要性无关；再者，“实质部分”的修饰语是“专利发明的组成部分（of the components of a patented invention ）”，如果强调“实质部分”的重要性，就不需要再使用“组成部分（component）”一词。因此，对“实质部分”作定量解释更符合立法原意和条文逻辑。那么仅提供Taq聚合酶作为单一元件，在数量上仅占总体组成元素的20%，与整体100%的比例相去甚远，故生命技术公司不应当承担侵权责任。
该案实质上体现出专利法的地域性特点。传统的专利侵权行为包含制造、使用、销售、许诺销售、进口五种，但随着经济全球化的发展，企业出于效率与成本的考量，会选择建立多国生产链，将生产拆分为多个环节，这就给仅具有国内约束力的专利法带来困难和挑战。在专利制度设置及侵权行为认定的过程中，一方面需要考虑专利的地域性限制，另一方面又要防止“明修栈道，暗度陈仓”的侵权行为发生，在均衡多方利益的基础上，提高专利制度的灵活性与适应性。（作者：季冬梅）
来源：中国知识产权报/国家知识产权战略网
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