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独家重磅!修改过程亲历者细致解读新修改的《专利审查指南》(下)

来源:公众号[中国知识产权报]     发布时间:2017-04-08     点击量:
(本文转载于公众号[中国知识产权报],如有侵权,请联系删除)

编者按:2017年4月1日起,《国家知识产权局关于修改<专利审查指南>的决定》正式施行,此次修改涉及多方关注的热点问题,如涉及无效宣告请求的审查、专利申请文档的查阅复制等。本文作者亲历此次对《专利审查指南》的研究和修改过程,在本文中对修改方案进行了细致解读。


  原标题:《专利审查指南》修改解读(下)


  关于涉及化学领域发明专利申请审查的若干规定


  此次修改,澄清了我国《专利审查指南》(下称《指南》)第二部分第十章有关“不予考虑”申请日之后补交的实验数据的误解,同时明确了对补交实验数据审查的一般原则。


  (一)修改背景


  2006版《专利审查指南》修改时,在第二部分第十章3.4节“关于实施例”部分加入了“判断说明书是否充分公开,以原说明书和权利要求书记载的内容为准,申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”。其中“不予考虑”的措辞有时会被误解为审查员可以直接忽略或不予审查后补交的实验数据,这与上述规定的本意不符,也不符合审查的实际情况。


  因此,有必要通过修改《指南》进一步澄清认识,并且明确对于后补交实验数据的审查原则。


  (二)修改方案及其说明


  1.删除“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”,增加“对于申请日之后补交的实验数据,审查员应当予以审查”。


  在审查过程中,在面对审查员质疑创造性或公开不充分等审查意见时,申请人经常会提供补充实验数据来证明申请确实具有说明书声称的技术效果,或者证明申请相比现有技术具有预料不到的技术效果,具备突出的实质性特点和显著的进步。


  申请人补交实验数据也是在履行自身的举证责任,有助于审查员正确认定申请事实,作出客观公正的审查决定。审查中应当保障申请人举证的正当权利,并不因实验数据是在申请日后提交的,就否定其证据资格。因此,此次《指南》修改,明确了“对于申请日之后补交的实验数据,审查员应当予以审查”。


  2.加入“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。


  此次《指南》修改明确了补交实验数据的审查原则。


  对于何为能够从专利申请公开的内容中“得到”,需注意考虑以下几个方面:


  首先,从审查的角度来说,要求“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”,是先申请制的本质要求。在后补交的实验数据,不是原始申请记载的内容,其必须与原始申请记载的内容之间存在内在联系,联系的桥梁就是技术效果。申请人补交实验数据的目的通常就是证明发明具有说明书所述的技术效果或者相对现有技术更优异的效果。


  其次,是否能够“得到”的判断应以原始申请文件公开的事实为依据进行。补充实验数据所证明的事实,不能超出原始申请文件公开的范围。补充实验数据只能是对原始申请文件公开事实,即技术效果的验证和补充证明,而不能证明一个新的事实。


  最后,是否能够“得到”的判断应当站位本领域技术人员进行,其结论并不取决于原始申请文件对该技术效果是否有文字记载或记载形式本身。审查员应站位本领域技术人员,综合考虑现有技术情况、申请文件记载的内容等,认定申请文件公开的事实,判断技术效果是否公开。而申请事实一旦认定,将成为后续“三性”评判以及权利范围审查的事实基础。


  需要说明的是,虽然能够“得到”的判断不取决于对于技术效果的文字记载或记载形式本身,但是,申请人在原始申请文件中完整描述技术方案,清楚地说明和/或证明技术效果,包括记载实验方法、实验样品或实验结果等,对审查员认定所述技术效果是否公开是非常有意义的。因为在原始申请文件中记载的这些内容,是审查员判断技术效果是否公开的重要依据之一,特别是在本领域技术人员无法根据现有技术预测所称技术效果或用途的情况下。


  其他国家的规定和做法也是类似的。美国要求补充实验数据所证明的技术效果应当在原始申请文件中有“依据”。在欧洲,补充实验数据所要证明的技术效果应当隐含在原申请中或至少与原始申请中公开的效果有关。对于医药用途发明T609/02决定更具体指出,虽然授予专利并不需要化合物能够治病的绝对证据,如临床实验或至少动物实验的证据,但是,仅仅指出化合物X可以用于治疗疾病Y也并不意味着用途充分公开了,至少,专利申请中应当说明化合物可以治疗疾病的适宜性,包括提供一些信息如实验数据等,以证明化合物对疾病的发生发展(机理)具有直接作用或影响,这种作用或影响可以是通过现有技术已知的,也可以是通过本申请内容证明的。


  3.《指南》章节优化


  《指南》修改同时对行文逻辑进行了精细梳理,将原属于第3.4节的有关补交的实验数据的内容移至新设的第3.5节。


  (三)有关问题


  申请人提交实验数据通常是为了证明某种技术效果,这种技术效果的认定可能与多个法律条款的适用有关,例如,申请人可以以此证明说明书的充分公开,或用于证明权利要求的技术方案取得了预料不到的技术效果等。但是,审查所秉持的原则是一贯的,不论审查员在审查过程中具体适用哪个条款,补充实验数据所证明的事实,必须是原始申请文件公开的,或者说是所属技术领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的事实,这是先申请制的内在要求。


  此次修改的具体位置虽然是在《指南》第二部分第十章有关化学发明的充分公开部分,但是,可以看到这里阐明的是补充实验数据作为证据与原始申请文件公开的事实之间的关系问题,是基于先申请制本质要求的问题。因此,一般原则上也适用于其他技术领域的类似问题。当然,不同领域有不同的特点,需要根据个案情况具体问题具体分析。


  涉及无效宣告请求的审查


  本次修改主要适度放开无效程序中专利文件的修改方式,并相应调整了无效请求人增加无效宣告理由和补充证据的规定。


  (一)修改背景


  考虑到授权文本权利要求书的公示作用和公众信赖,无效程序中专利权人的修改方式历来是需要规范的基本问题之一。


  2001版《指南》中明确了专利文件的具体修改方式:修改权利要求书的具体方式一般是指权利要求的删除、合并和技术方案的删除。这一规定规范了双方当事人之间,以及公众与专利权人之间的权利和义务关系,有利于规范审查程序。


  权利要求修改方式非常严格,而修改方式的限制可能会导致专利权人无法做出相应合理的修改而面临专利权被宣告无效的风险。实践中,专利权人呼吁应当放宽专利文件修改的方式,特别是我国很多申请人撰写专利申请文件的能力相对不高,这方面的问题更加突出,不利于保护真正的发明创造,会大大挫伤国内申请人创新的积极性。


  (二)修改方案及其说明


  本次修改主要包括两方面内容:


  1.适度放开专利文件的修改方式


  对《指南》第四部分第三章第4.6.2节第1段进行修改,在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正,并进一步进行了定义:权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围。


  此次修改通过将“权利要求的合并”扩大至权利要求特征的补入,并增加了“明显错误的修正”作为第四种修改方式,客观上是对原来严格的修改方式的放宽。


  在《指南》第4.2节和第4.6.3节中将“合并方式修改的权利要求”修改为“删除以外方式修改的权利要求”,是一种适应性修改。


  2.调整请求人增加无效宣告理由和补充证据的规定


  当专利权人的修改方式放宽后,对无效请求人的一些规定也要作出相应调整:


  《指南》第4.2节第(2)项中明确,无效请求人在提出无效请求之日起一个月后,针对专利权人的修改内容增加无效理由时,一般是会被国家知识产权局专利复审委员会考虑的。这具有一定的合理性,因为专利权人进行了修改,无效请求人相应地可以增加无效理由。但是,此次修改强调了“针对修改内容”,也就是说不允许请求人增加一些与此次专利权人的修改无关的理由。


  在此次修改中,虽然允许请求人相应地增加无效理由,但是不能补充证据,具体体现在直接删除了《指南》第4.3.1节中的“以合并方式修改的权利要求”,而没有修改成“删除以外方式修改的权利要求”。修改理由是,考虑到请求人在提出无效请求时已经对权利要求书中的全部技术特征进行了充分考虑,而此次修改虽然放宽了专利权人的修改方式,但仍只是权利要求书技术特征的组合,并不允许出现权利要求之外的技术特征,因此原有的证据一般已经足够。如果允许申请人再次补充证据,将会导致无效程序的不合理延长。当然,无效请求人可以调整证据组合方式,可以补充公知常识性证据。


  (三)修改的影响


  《指南》修改草案征求意见过程中,对于是否应当允许专利权人将说明书特征补入权利要求书存在两方面的意见。有代表认为,应进一步放开修改方式,允许根据说明书和附图修改权利要求书,其理由主要是美国的司法判例和欧洲异议程序均允许如此,并且这样修改并不超出原授权文本的范围而不会损害权利要求的公示性。但另外有一些代表提出了反对意见,认为通过引入说明书中的内容可能导致该专利权无法被宣告无效,使得权利人始终处于不败之地,权利人通过修改所形成的技术特征组合方案可能是无效申请人或他人在此之前未考虑到的,允许此类修改会造成审查程序的浪费。


  综合考虑有关意见,《指南》进行了如上所述的修改。对此,各方反响非常积极,认为修改响应了业界需求,有利于提升专利质量,促进专利的使用和运营。


  专利申请文档的查阅复制


  (一)修改背景


  国家知识产权局一直致力于审查信息的公开透明,依法及时公开专利审查过程信息,目前已在国家知识产权局官网上设置了“国家知识产权局综合服务平台”,通过此平台可以满足申请人、专利权人、代理机构、社会公众对专利申请审查信息的查询需求。


  与我国《指南》第五部分第四章第5.1节和5.2节规定的内容类似,美欧、日、韩也在法律层面从“应予公开”和“应予保密”对专利文件的查阅复制作了规定,比如日本专利法第186条规定,任何人都可向特许厅长官请求出具与专利相关的证明、文件的副本或者摘抄本,查阅或者摘抄文件。但是,关于下述5类文件,特许厅长官认为有必要保密时不在此限:例如,未公开或公告的专利申请文件或者与专利申请审查有关的文件、商业秘密、有损个人名誉的文件等。韩国专利法第216条规定,任何人可以请求韩国特许厅厅长或者知识产权审判院院长提供专利或者审判的证书,文件的核准副本或者摘录,或者请求查阅或者复制专利登记薄或者其它文件,但如果涉及没有被公布或者没有对公众开放的专利申请,或者涉及违反公共秩序或者道德的内容,韩国特许厅厅长或者知识产权审判院院长不能同意查阅。


  但是,相比其他国家,我国可以查阅复制的专利文件范围相对有限,调研中也听到公众要求放开对检索报告、优先权文件的查阅复制限制的强烈呼吁。


  (二)修改方案及其说明


  1.对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷,扩大查阅复制范围


  (1)可以查阅和复制的时间范围扩大到实质审查程序


  删除了《指南》第五部分第四章第5.2节第(2)项中“直到公布日为止”的规定,从而查阅复制不再限于公布日之前,也就是说本项中实质审查程序中的文件也可以囊括。


  (2)可以查阅和复制在实质审查程序中向申请人发出的通知书、检索报告和决定书


  在《指南》修改前,在实审阶段尚未结束以及最终驳回或撤回的情况下,公众均无法获得国家知识产权局专利局发出的实质审查程序的审查意见通知书、决定书和检索报告。而此次修改则进一步放开了相关规定,以增加审查过程的公开透明,接受公众监督。


  2.对于已经公告授予专利权的专利申请案卷,扩大查阅复制范围


  此次修改加入了3处可以查阅复制的内容:一是优先权文件,二是检索报告,三是申请人或者有关当事人对通知书的答复意见正文之外(包括修改说明和修改文件)的内容。


  需要说明的是,在《指南》修改征求意见期间,有反馈意见认为,现实中存在需要查阅优先权的合理需求不能满足的情况,如无效请求人需要核实授权专利的优先权是否成立来确定无效宣告的理由和证据,但是却无法自行查阅获得优先权文件。进一步研究其他国家优先权文件允许查阅复制的情况发现:通过欧洲专利局(EPO)网站上可查到欧洲和欧洲国家优先权文件;如果申请是通过《专利合作条约》(PCT)途径提交的,可通过世界知识产权组织(WIPO)网站查到该案优先权文件,包括美国临时申请文件。此外,如果向专利局提出查阅申请并付费可能会查到一些网站上查不到的审查文件包括优先权文件,如日本公众可以因诉讼、政府机关要求等事由向日本特许厅长官申请出具一些证明文件。经综合考虑,国家知识产权局最终正式发布的《指南》修改决定在可查阅复制的范围中增加了优先权文件的内容。


  检索报告是国家知识产权局专利局作出有关审查结论的基础资料之一,此次修改《指南》也进行了公开,以便于审查过程和结论接受监督。


  3.删除原第(5)项限制条款


  修改前《指南》第5.2节第(5)项规定“除上述内容之外,其他文件不得查阅或者复制”。这种表述方式过于绝对。此外,第5.1节已经规定了查阅和复制的原则,因此该表述已无必要,故进行了删除。


  因协助执行财产保全而中止的期限


  (一)修改背景


  根据我国专利法实施细则第87条的规定,国家知识产权局专利局作为有义务协助调查、执行的单位,在接到人民法院作出的民事裁定书和协助执行通知书后,应当中止被保全的专利申请权或者专利权的有关程序。


  根据2013年实施的修改后的《民事诉讼法》第一百一十四条的规定,有义务协助调查、执行的单位接到人民法院协助执行通知书后,拒不协助查询、扣押、冻结、划拨、变价财产的,人民法院除责令其履行协助义务外,并可以予以罚款。根据第二百四十二条的规定,人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。2015年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第487条对财产保全的期限也进行了规定:人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过1年,查封、扣押动产的期限不得超过两年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过3年。


  基于以上新修订法律和发布的司法解释,本次《指南》修改进行了适应性修改。


  (二)修改方案及其说明


  基于上述理由,本次修改主要梳理了修改前的《指南》中因协助执行财产保全而中止的期限的有关规定,对第五部分第七章中7.4.2节、7.4.3节和7.5.2节的内容进行了统一调整。


  其中,删除第7.4.2节中“中止期限一般为六个月。自收到民事裁定书之日起满六个月的,该中止程序结束”“中止程序续展六个月”以及“对于同一法院对同一案件在执行程序中作出的保全裁定,专利局中止的期限不超过十二月,在审判程序中作出的保全裁定,专利局中止的期限可以适当延长”的规定,明确“专利局应当按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序。


  删除第7.4.3节中“或者应人民法院要求协助执行财产保全的中止”的规定。新的第7.4.3节表述为:“对涉及无效宣告程序中的专利,应权属纠纷当事人请求的中止,中止期限均不超过1年,中止期限届满专利局将自行恢复有关程序。”也就是说,对于无效宣告程序中,应人民法院要求协助执行财产保全的中止,不再设定不超过1年的限制。


  将《指南》第五部分第七章第7.5.2节中的“中止期限为六个月”修改为“中止期限为民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限”。此处修改的理由与7.4节一致,是适应性修改,表明在轮候保全中也同样适用上述规定。(周胡斌 张宪锋 陈炜梁)



(本文仅代表作者个人观点)


(文章来源:中国知识产权报)


(责任编辑:赵世猛 编辑:吕可珂 高云翔)


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