【思博知识产权】从业多年，遇到过多起公司的“商号”欲注册“商标”时，发现已被别人抢先注册成商标。笔者结合自己从业多年遇到的实际案例情况，以法律法规为依据，深入介绍下企业遇到这种情况时采取的几种法律途径。
1、 前言 从业多年，遇到过多起公司的“商号”欲注册“商标”时，发现已被别人抢先注册成商标。
这种情况尤其在创业初期的企业比较常见。创业初期，企业在工商核准商号时，由于《企业名称登记管理规定》只要求登记的企业名称在登记主管机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似，并无其他限制条件，因此一些较好寓意或者易被记忆的词语被大量登记成企业的“商号”。国内企业在创业时，更多的是埋头钻研自己的技术产品或者开拓自己的市场业务，一般比较缺乏将“商号”首先注册“商标”的意识，更多的是将自己的“商号”作为使用商标，印刷在产品、服务以及宣传材料上。而随着企业得到逐步发展，当意识到要建立自己品牌时，多数企业又会首先选择将自己的商号作为企业的第一个注册商标。而由于那些较好寓意或者易被记忆的词语也是注册商标的宠儿，因此企业检索到自己的商号被别人注册商标并不稀奇。
在此，笔者并不认为所有的商号被他人抢注商标都是他人恶意而为之，但无论是恶意还是非恶意，当遇到这种情况，企业总会觉得如鲠在喉，常常陷入不知所措的局面。
笔者结合自己从业多年遇到的实际案例情况，以法律法规为依据，深入介绍下企业遇到这种情况时采取的几种法律途径。
2 、概念 首先先了解商号和商标的概念以及两者的区别和相同点。表1从不同的角度对商号和商标进行了对比。
表1 商号和商标的异同点
相同点：
a、均具有显著性
从表1可以看出，商号并不等同于企业名称，而是去除行政区划、行业或者经营特点、组织形式外显著区别于其他企业的标志性文字。以笔者目前工作的公司为例，公司名称为“厦门多诺知识产权事务有限公司”，而具有显著性的商号则为“多诺”二字，是可以区别其他企业的。
而商标最基本的特征也是要具有显著特征，可以区分商品或服务来源。
b、均属于无形资产
商号和商标都可以作为企业的无形资产，在对企业评估时，也均属于无形资产的评估对象，尤其是具有影响力的商号和商标是企业资产评估不可忽视的重要部分。
c、均代表企业品牌影响力
商号代表着企业的信誉，而商标代表着企业提供产品或者服务的信誉。由此可见，两者均是企业品牌价值的体现，消费者选择了商号或者商标的产品，实际上就变相认可其背后代表的品牌。
不同点：
a、表现形式
商号只能是文字（且限定在两个字以上），而商标可表现形式多样，可以是图形，文字，字母或者数字等。
b、法律保护
我国法律对商号权未有明确规定，但《民法通则》中对企业名称权的保护有具体规定，因此商号权比照民法通则关于企业名称权的保护方法保护，其专用权在所登记的工商行政管理机关管辖的地域范围内有效，并与企业同生同灭。
而商标按照商标法的规定进行注册和使用，受《中华人民共和国商标法》保护，其专用权在全国范围内有效，并有法定的时效性。
从上述分析可以看出，商号和商标既有互相隔离不相干的地带，又存在交集的区域，而法律冲突点正是落在交集的区域。最典型的就是由于商号和商标的文字相同或相似容易引起的使消费者误认产品或者服务来源，造成企业声誉的影响。
3 、商号被抢注商标时的法律解决途径
那么，当企业一旦发现自己的商号被别人抢注商标时，该如何处理呢？实际上，法律解决的途径有很多种，但是与商标的法律状态有密切的关系。我们知道一个有效商标一般要经过三种最基本的法律状态，即商标审查期，商标核准通过公告期和商标有效期，下图列举了一些是在商标各法律状态下不同的法律解决途径。
商标审查期
根据新的《商标法》第二十八条的规定，对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕。但是从商标局收到商标注册申请文件到网上公布一般需要三到六个月的周期（即所谓的盲查期）。因此企业能查到的处于审查期的商标可能在未来的三到六个月就会出初审结果。
在此期间，企业发现自己的商号被别人注册商标时，第一步要做的是根据此商标公布的申请信息进行分析，分析的内容主要包括商标注册的类别和商标注册申请人信息。在分析待审查的商标类别后，如果发现对方申请的商标虽然文字与企业的字号相同，但是申请的类别与企业的经营范围并不冲突，则此商标不会对企业造成太大影响。在庆幸之余，企业应该第一时间准备申请材料，将自己的商号在自己的经营范围的商标类别上申请注册商标；而如果发现对方申请商标的类别与自己企业的经营范围有冲突，则需要进一步分析申请人的信息，比如是否与自己有业务往来的客户企业，是否是自己的直接竞争对手或者与其有密切关联的企业，掌握这些信息可以大致判断下申请人是否存在恶意抢注的行为，为下一步的异议或者协商许可提供参考信息。
在掌握第一步的分析信息后，第二步就要密切监控商标的审查进展。如果发现此商标初审最终没有通过，最终被驳回，且对方没有提复审，则此商标属于无效商标，不受法律保护，说明此商标不会对企业造成影响。企业此时要设计一些与商号有关的图样尽快申请商标，这些图样需要尽量让商号体现上面，比如以字体变形或者拼音，英文字母等形式体现，增加显著性特征而尝试注册商标。而如果对方在初审被驳回后提复审，还要密切关注复审的结果，如果复审还是被驳回，则企业可以不予理会，而一旦复审后此商标被审核通过，则还是需要启动下一法律状态即公告期内的法律预案。
密切监控商标审查进展目的在于：根据商标法第三十三条的规定，对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人可以向商标局提出异议。因为在公告期间，提异议的周期只有三个月，因此为了确保有足够的时间收集和整理异议的材料，在监控商标初审公告后的第一时间就要启动下一步的预案。
当然，如果在审查期间发现被抢注商标的时间足够早，则在此期间，还可以着手准备提异议的材料，具体准备内容和方式在下节中有详细描述。 初审公告期
上节中提到，只有初审通过的商标才会对企业造成影响，初审没有通过的则可以不予理会。而一旦初审通过，则此商标进入公告期。根据商标法第三十三条的规定，对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。
很多企业了解到这条法条后，往往就立即寻求专业的商标代理机构提异议，实际上以笔者代理的案件来看是不妥的，还有更好的解决方案，那就是首先与商标申请人取得联系，寻求专利转让的可能。因为你一旦提异议，无非出现两种结果：第一种提异议成功，则此商标会被撤销，虽然此商标申请人不能得到法律保护，则企业自身再注册时，也可能不予通过，则企业也无法最后获取受法律保护的商标；第二种是提异议不成功，对方不但仍获得此商标的法律专有权，且由于提异议时，商标局会发文告知商标申请人，则此商标申请人则很容易获知企业想争夺此商标的意愿，则在评估此商标价值时，申请人就会刻意扩大，给后续需求许可和转让带来比较大的被动。
因此，笔者建议在监控到此商标以初审通过后，应第一时间与申请人取得联系，尝试需求转让的可能性。根据《商标法》第四十二条的规定，对于注册商标是可以转让。取得联系方式的途径有两种：第一直接与申请人联系，第二种如果联系不到申请人，则联系其代理机构，从代理机构获取申请人的联系方式。如果不是恶意抢注，或者此商标对申请人并无重大意义，则在合理的转让费用下，寻求转让是企业最划算的解决方式。
当然，如果对方并无转让意愿或者转让费用企业无法承受和认可，则进行下一步，根据商标法第三十三条的规定，向国家商标局提出异议。 下表详细列举了可以提异议的法律依据。
其中，第十到第十二条，第十六条第一款和第三十一条均属于商标审理指南的基本内容，审查员在审查商标时都会审核这些内容，因此在这个范围内企业提异议的空间不大。
第十三条第二款和第三款，属于对驰名商标的保护，对于刚从创业阶段发展的企业，一般不具备驰名商标的条件，因此可提异议的条件也不够充分。
那么，剩下的第十五条、第三十条和第三十二条是企业可以提异议，准备相应的资料和证据也就从以上三方面入手，具体而言：
第十五条第一款：一般属于代理纠纷，这个比较少见。
第十五条第二款：根据查询到的申请人的信息，判断此申请人是否与自己有业务的来往或者是与业务来往关联比较大的企业，比如是与自己业务来往企业下游企业等。需要准备的资料，包括：企业在先使用未注册商标的证据（如产品、宣传单、检测报告、展会宣传使用、交易凭证等带有日期的证据材料）、申请人与自己业务往来关系凭证（如采购单，销售合同等），其其他关系而明知此商标存在的证据（对方使用、代理本公司产品的证据）。
第三十条：根据商标的申请提样，深入检索查询相同或者相似的他人已经注册的或者初步审定的商标，并准备与检索到的商标存在容易被人误认的说明材料。虽然此条款也是审查指南中的最基本的要求，但是由于商标的审查存在一定的主观性，因此仍可以深入检索寻求一些相似的商标，并以充足的理由说明其没有显著性，提此商标异议。
第三十二条：本条实际上包括两种限定：第一是申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，第二是不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
首先，对于哪些是在先权利，《商标法》对此无明确规定。国外商标立法大多列举了在先权利的种类，例如：《欧洲共同体商标条例》对“名称权、肖像权、版权和工业产权”进行明确的保护。”德国《商标和其他标志保护法（商标法）》保护的在先权利范围是“1、名称权；2、肖像权；3、著作权；4、植物品种名称；5、地理来源标志；6、其他工业产权”。《法国知识产权法典》规定，“侵犯在先权利的标记不得作为商标，尤其是侵犯：1、在先注册商标或保护工业产权巴黎公约第六条之二所称的驰名商标；2、公司名称或字号，如果在公众意识中有混淆的危险；3、全国范围内知名的厂商名称或标牌，如果在公众意识中有混淆的危险；4、受保护的原产地名称；5、著作权；6、受保护的工业品外观设计权；7、第三人的人身权，尤其是姓氏、假名或肖像权；8、地方行政单位的名称、形象或声誉。”
从中国商标注册工作的实践来看，申请注册商标可能损害的其他在先权利主要有以下类型：著作权、外观设计专利权、企业名称权（商号权、字号权）、知名非注册商标、姓名权和肖像权等权利。 但是当某一企业名称字号的知名度超出登记注册机关的辖区时，对其名称的反不正当竞争保护就应超出登记注册的辖区范围，在其知名度的区域内给予保护，以制止擅自登记使用他人具有知名度的企业名称字号，造成市场混淆和利用他人声誉的不正当竞争行为。换言之，知名度超出登记机关辖区的，在其知名地域内受反不正当竞争法的保护。 因此可以收集的证据包括企业带有商号的外观设计专利权材料，如证书，著作权备案材料和企业名称权获取材料，尤其是对于商号，可以列举知名商号的证据，比如在地方认定的知名商号，如《浙江省知名商号认定办法》、《福建省企业知名字号认定和保护办法》、《无锡市知名商号认定和保护办法》、《苏州市企业知名字号认定和保护办法》等地方出台的，可以作为有力的证据； 其次、如何认定在先使用商标具有一定的影响 。
首先需要讨论的问题是他人在先使用商标是否必须在中国在先使用。《商标法》对此无明确规定。考虑到商标保护的地域性，以及中国《商标法》的基本原则，应当将在先使用的范围限定于中国。如其不能提供在中国的在先使用证据，则很难通过第三十一条获得保护。
其次，该在先使用商标应当是已具有一定的影响。所谓一定影响，是指该商标已在一定地域被一定的人群所知晓。他人商标如仅仅是使用在先，而不具有一定的影响，则难以适用第三十一条。当事人可从以下方面着手准备其商标具有一定影响的证据：
A、在先使用商标持续使用的时间； B、知晓该商标的相关消费者所处地域范围的大小； C、同行业者的认知程度； D、在先使用人对该商标的宣传力度等。
商标局、商标评审委员会或者人民法院在案件审理过程中可以参照驰名商标的认定标；但显然不能按照驰名商标那么高的条件，来认定在先使用商标是否已具有一定影响，同时根据案件的具体情况进行综合考虑，决定是否适用第三十一条。
商标有效期
如果在商标初审公告期没有异议成功，也没有获得对方善意的转让意愿，则此商标根据商标法的规定则是属于法律保护的有效商标。对于有效期的商标，商号企业仍有下面几种途径保护自己的商号：
A、商标无效：根据《商标法》第四十四条、第四十五条的规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效；
已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
B、撤销商标
根据第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
第五十五条第二款规定，被撤销的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权自公告之日起终止。
C、法院起诉
起诉的被告有两种，一种是根据商标法第四十六条的规定， 法定期限届满，当事人对商标局宣告注册商标无效的决定不申请复审或者对商标评审委员会的复审决定、维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定不向人民法院起诉的，商标局的决定或者商标评审委员会的复审决定、裁定生效。
第二种，根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》，第一条 原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。
知名商号在司法实践时，需要认定，如《浙江省知名商号认定办法》、《福建省企业知名字号认定和保护办法》、《无锡市知名商号认定和保护办法》、《苏州市企业知名字号认定和保护办法》等地方出台的，可以作为有力的证据。
原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。
第二条 原告以他人企业名称与其在先的企业名称相同或者近似，足以使相关公众对其商品的来源产生混淆，违反反不正当竞争法第五条第（三）项的规定为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。
反不正当竞争法第五条第（三）项的规定擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；
具体实践时，后注册商标使用了在先商号是否构成不正当竞争，后注册的商标对在先使用的字号是否构成不正当竞争，关键在于后商标注册人是否利用了在先使用商号的商誉或声誉获取了不正当利益，是否造成了在先使用商号人经济利益的损害，是否造成了相关公众对商品或服务来源产生混淆或误认。
D、保留商标继续使用的权利
根据商标法第五十九条的规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
由此可见，当发现自己的商号已经被别人注册商标时，法律解决的途径有很多，具体要根据个案的情况，结合本文介绍的办法具体实施处理，相信一定能得到自己想要的结果。
作者：李强 厦门多诺知识产权事务有限公司 来源：IPRdaily
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